La armonización sobre marcas en el derecho de la Unión Europea y el necesario cambio respecto de las marcas olfativas*
DOI:
https://doi.org/10.35487/rius.v8i33.2014.136Keywords:
Marcas, armonización en la Unión Europea, marcas olfativas, marcas no perceptibles visualmente, scent trademarks, representación gráfica, fuerza distintiva, perfumes.Abstract
El legislador español al igual que el del resto de los Estados miembros de la Unión Europea ha tenido que modificar sus normas para adecuarse a la denominada Primera Directiva Comunitaria de Marcas; en el caso español se dio un primer intento que tuvo que ser subsanado mediante la vigente Ley de Marcas de 2001. Dicha armonización respecto de las marcas olfativas ha de ser revisada, debido a que la interpretación dada por el TJUE en el asunto Sieckmann no hace sino frenar el registro de este tipo de marcas; la línea de otros ordenamientos, como el norteamericano, permitirla dulcificar o reelaborar las exigencias para que las marcas olfativas cumplan tanto con el requisito de la representación gráfica (más difícil de satisfacer) como con el de la fuerza distintiva.Downloads
References
DOCE L No. 40, del 11 de febrero de 1989, pp. 1-7.
DOUE L No. 299, del 8 de noviembre de 2008, pp. 25-33.
BOE No. 272, del 12 de noviembre de 1988.
BOE No. 294, del 8 de diciembre de 2001.
Como señala Casado Cerviño, Alberto. Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, Oficina Española de Patentes y Marcas, Escuela de Organización Industrial, 17 y 18 de diciembre de 2001, p. 2, la adecuación del derecho español en la LM de 1988 presentaba numerosas lagunas e importantes desencuentros. Señalando también que la falta de adecuación en su totalidad de la LM de 1988 a la Primera Directiva comunitaria de Marcas no obedecía, al menos de manera general, a la voluntad expresa del legislador; las discrepancias se producían también por factores externos a tal voluntad, como es que en la fecha de los Anteproyectos de LM de 1988, el Grupo de Trabajo del Consejo de las Comunidades Europeas al que se le encargó el estudio de la Propuesta de Directiva comunitaria de Marcas todavía estaba realizando el examen de la norma.
A. Casado Cerviño (ibidem, pp. 3 y 4) critica la diferencia terminológica en el artículo 1o de la LM de 1988 al regular el concepto de marcas respecto de la Primera Directiva comunitaria de Marcas de 1988, que ha dado lugar a inseguridad jurídica y a erróneas interpretaciones jurisprudenciales.
Fuente García, Elena de la. La propiedad industrial. Teoría y práctica, 2001, p. 2.
Este tipo de signos también pueden incluirse en los denominados signos no tradicionales; véase prieto Villegas, Carmen y Ramos Mejía, Natalia. "El registro de marcas no tradicionales, nuevo reto el DR-CAFTA", en Gaceta Judicial, 1o de abril de 2009, p. 1.
Véase Fuente García, Elena de la. ibidem, p. 2.
El legislador español adapta también nuestro ordenamiento jurídico al Tratado de Marcas de 1994, adoptado en Ginebra el 27 de octubre de dicho año, particularmente permitiendo el registro multiclase de marcas. Hoy modificado por el Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, del 27 de marzo de 2006.
De igual modo da cumplimiento a la STC 103/1999, del 3 de junio (BOE No. 162, del 8 de julio de 1999), que dictaminó acerca de la distribución competencial en materia de marcas entre el Estado y las CC.AA, que ha afectado la posibilidad de presentar solicitudes de marcas ante los órganos correspondientes de las CC.AA, sin perjuicio de que la solicitud y la documentación debe llegar a la OEPM, que será la que resuelva sobre la concesión. Véase Massaguer, José. "Acerca de las orientaciones y contenidos fundamentales de la reforma del sistema español mediante Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de marcas", en Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez), No. 2, junio de 2002, p. 1, quien determina que esta sentencia supuso la eliminación de la protección como signos distintivos de los rótulos de establecimiento en 164 nuestro ordenamiento; véase también sobre los rótulos de establecimiento vinculados a esta STC pp. 4 y 5 de este _ estudio de Massaguer.
José Massaguer (ibidem) precisa que realmente no había una correcta adecuación a la Primera Directiva comunitaria en materia de Marcas, ya que dejó de incorporar algunas y las sustituyó por otras que eran directamente incompatibles con ellas; particularmente indica que son frecuentes las traducciones incorrectas en la LM de 1988 de la Primera Directiva de Marcas de 1988.
Casado Cerviño, A. Seminario sobre la Nueva Ley de Marcas, cit., p. 3, estima que al examinar la LM de 2001 la conclusión es que el legislador ha sido sensible a las diferencias existentes entre la normativa española y la comunitaria; de manera que de este modo ha subrayado su voluntad de acabar con los indeseados efectos perniciosos en la práctica jurídica de tales divergencias. También destaca cómo se manifiesta la voluntad del legislador de redactar y adoptar una ley moderna, que reconoce las nuevas tendencias legislativas y doctrinales, teniendo en cuenta la interpretación dada por los órganos jurisdiccionales más relevantes.
Véase Torremans, Paul Leo Carl. "Trademark Law: Is Europe Moving Towards an Unduly Wide Approach for Anyone to Follow the Example?", en Journal o Intellectual Property Rights, vol. 10, marzo de 2005, p. 129.
Asimismo, véase Balañá, Sergio. "El entorno digital, ¿segunda oportunidad para la marca olfativa? Estudio acerca de la capacidad del signo olfativo para funcionar como marca en el mercado", en ADI, t. XXXVI, 2005, p. 32. Véanse las Normas ISO 690.
Adecuándose al Acta vigente en España de tal Convenio.
Indica dicha norma que "El derecho conferido por la marca no permitirá a su titular prohibir el uso de la misma 166 para productos comercializados en la Comunidad con dicha marca por su titular o con su consentimiento".
Aspectos que son objeto de la crítica de Casado Cerviño, A. op. cit., p. 4, al considerar que la decisión de incluir en el artículo 8 de la LM de 2001 las definiciones de marca y nombre comercial notorios y renombrados no es correcta; no cuestiona la oportunidad política de tales definiciones, que quizá fueron necesarias para consolidar una práctica registral y jurisprudencial en España sobre tales signos, pero entiende que es innegable que estemos ante conceptos evolutivos, que van a desarrollarse por los tribunales, y es más, el propio concepto de marca renombrada adoptado por la LM de 2001 no va paralelamente a los requisitos determinados por el TJUE para que una marca sea renombrada. En la misma obra, Casado Cerviño establece que lo deseable hubiera sido fijar un número de requisitos básicos para que un signo pudiera ser considerado notorio o renombrado, respectivamente, dejando a la práctica de la OEPM y de los tribunales la configuración de las condiciones que han de concurrir en un signo para obtener protección en España. El problema que encontramos por nuestra parte a esta solución es la inseguridad jurídica, y que tal solución no se adecúa a nuestro sistema jurídico, en el que ni la OEPM ni los tribunales crean derecho.
Annand, Ruth y Norman, Helen. Blackstone's Guide to the Trade Marks Act 1994, Blackstone Press Limited, Londres, 1998, p. 55, determinan que esta definición no sigue las construcción del artículo 2 de Primera Directiva comunitaria de Marcas. Normas ISO 690. Sobre la exigencia de la representación gráfica (artículo 8 de la Trademark Act 1994) véase Karki, M. M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection: Colour, Sound, Taste, Smell, Shape, Slogan and Trade Dress", en Journal of Intellectual Property Rights, vol. 10, noviembre de 2005, p. 500.
Establece que "A trade mark may, in particular, consist of words (including personal names), designs, letters, numeral or the shape of goods or their packaging".
De hecho, Annand, R. y Norman, H. (Blackstone's Guide..., op. cit., pp. 55 y ss.) ponen de manifiesto que el espíritu del legislador británico es dar cabida a tales signos también; se maneja un sentido amplio del concepto de marca y la lista dada es ejemplificativa. Véase también Karki, M. M. S., op. cit., p. 503, que establece que la forma en que se redacta en la Sección 1 (1) de la Trademark Act 1994 la definición de marca abre paso a las marcas gustativas y olfativas.
En contra Mishra, Neha. "Registration of Non-Traditional Trademarks", en Journal of Intellectual Property Rights, vol. 13, enero de 2008, p. 43.
La última modificación se realizó mediante el Decreto No. 2012-634 del 3 de mayo de 2012.
En el Rapport Q 181 respecto de Francia y Les conditions d,enregistrement et l,éntendue de la protection des marques non-conventionnelles de la AIPPI, realizado por el grupo francés (Evelyne Roux, Delphine Brunet, Valérie Delaunay, Juliette Disser, Stéphane Guerlain, Catherine Mallet, Sophie Micallef y Béatrice Thomas), pp. 1 y 2, se establece que el derecho francés permite el registro de marcas no convencionales, que el legislador francés no menciona expresamente los signos olfativos y que la definición de marca dada por el Code de la Propiété Intellectuelle ha de completarse con la jurisprudencia, que es más frecuente respecto de las marcas de color o tridimensionales; aludiendo a la sentencia de la Cour de Cassation, del 7 de diciembre de 1993 en el Asunto Kodak-Pathe c. Wico pibd 1994, 563-III-179, que se pronuncia sobre las marcas de color.
Karki, M. M. S., op. cit., p. 503, determina que en Francia y Alemania los registros de marcas de perfumes no están expresamente excluidos, pero la exigencia de la representación gráfica lleva a grandes dificultades prácticas.
Asunto C-273/00.
En esta línea, Paul Leo Carl. op. cit., p. 130. Mishra, N., op. cit., p. 48, que pone de manifiesto como la estricta interpretación de la exigencia de la representación gráfica hecha por el TJUE lleva a los tribunales de los Estados miembros a una interpretación igualmente restrictiva. Y Bhattacharjee, Sudipta y Rao, Ganesh. "The Broadening Horizon of Trademark Law -Registrability of Smell, Sports Merchandise and Building Designs as Trademarks", en Journal of Intelectual Property Rights, vol. 10, marzo de 2005, p. 121.
Véase Karki, M. M. S. op. cit., p. 500, para el problema que supone la exigencia de la representación gráfica para las marcas no perceptibles visualmente. A su vez, Majumdar, Arka et al. "The Requirement of Graphical Representability for Non-Conventional Trademarks", en Journal ofIntellectual Property Rights, vol. 11, septiembre de 2006, p. 315.Véase también Brown, Abbe E. L. "Illuminating European Trade Marks", en Script-ed, vol. I, marzo de 2004, pp. 48 y 50.
Majumdar, Arka et al. op. cit., pp. 313 y 314, estiman, no de forma absolutamente correcta, a nuestro juicio, que la percepción de marcas olfativas y gustativas puede variar, produciéndose confusión entre los consumidores, y por ello habría una dificultad añadida. Matizan, eso sí, que se trata de una dificultad práctica pero no jurídica que impida su registro.
Véase Gippini Fournier, Eric. "Las marcas olfativas en Estados Unidos", en ADI, t. XIV, 1991 y 1992, pp. 2 y 3, que analiza el primer asunto norteamericano en el que finalmente se admitió el registro de una marca olfativa (Asunto In re Clarke). Sobre este asunto norteamericano véase Mishra, N. op. cit., pp. 44 y 45; Karki, M. M. S. op. cit., pp. 503 y 504; Bhattacharjee, S. y Rao, G. op. cit., p. 121, y Annand, R. y Norman, H. op. cit., p. 59.
Balañá, S. "El entorno digital...", op. cit., p. 24, sostiene que el tjue bascula entre dos lógicas, de una parte, reconoce la idoneidad del signo olfativo para funcionar, abstractamente, como marca y posteriormente, sin embargo, establece que es precisa la representación gráfica mediante figuras, líneas o caracteres, de forma que sea identificado con exactitud.
Véase s.n., "Propiedad intelectual, industrial y competencia desleal", en Actualidad Jurídica (Uría & Menéndez), No. 13, enero de 2006, p. 3.
Véase Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law..., op. cit., p. 121. Los autores añaden (p. 126, nota 36) que este último sistema no es arbitrario o intuitivo, debido a que se asienta en normas rigurosas y científicas sometidas a estándares internacionales. Tal análisis sensorial posibilitaría cuantificar el grado de similitud entre dos perfumes.
Asunto T-305/04.
El TPI confirmó la resolución de la Sala de Recurso de la OAMI, negando el registro de esta posible marca olfativa.
La Sala de Recurso de la OAMI en resolución del 12 de diciembre de 2005 (R. 0445/2003-4) resolvió también rechazando el registro como marca comunitaria olfativa del "olor a limón" para diferenciar "suelas de zapatos; calzado" (clase 25 de la Clasificación de Niza). La descripción consistió precisamente en "el olor a limón", no siendo considerada como válida por la Sala de Recurso de la OAMI como vía de representación gráfica.
Reglamento (CE) No. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DOCE No. L 11, del 14 de enero de 1994, pp. 1-36). La versión actual es la codificada contenida en Reglamento (CE) No. 207/2009 del Consejo del 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria (DOUE No. l 78, del 24 de marzo de 2009, pp. 1-42).
Véase s.n.., "Propiedad intelectual, industrial.", op. cit., p. 3.
Véase Martínez Gutiérrez, Ángel. "En torno a la descripción como forma de representación gráfica de un signo olfativo (Comentario a la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Tercera) de 27 de octubre de 2005, asunto T-305/04 «olor a fresa madura»", en ADI, t. XXVI, 2005, p. 740.
Véase el documento Nuevos tipos de marcas, del Comité Permanente sobre el Derecho de Marcas, diseños industriales e indicaciones geográficas de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, realizado en la Decimosexta sesión, Ginebra, del 13 al 17 de noviembre de 2006 (SCT/16/2, del 1° de septiembre de 2006).
Véase Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law...", op. cit., p. 120.
Y continúa indicando la citada resolución de la Sala Segunda de Recurso de la OAMI que "Para muchos el aroma o la fragancia de la hierba recién cortada recuerda a la primavera, el verano, campos de césped cortados, campos de deportes u otras experiencias agradables".
Torremans, P. L. C. op. cit., p. 129, estima que la descripción de olor hierba recién cortada realmente no fue muy precisa y que tal olor puede significar diferentes cosas para diferentes personas y circunstancias.
Martínez Guitiérrez, A. op. cit., pp. 748 y 749, entiende que siempre que el signo olfativo solicitado pertenezca al saber de la comunidad concreta será posible su representación gráfica mediante una mera descripción. De tal modo que con dicha descripción puede suministrarse una cantidad de información suficiente para permitir la identificación clara y precisa del signo. Sin embargo, como indicamos en el texto, cuanto mayor conocimiento exista del olor mayor posibilidad hay de que no se dé la fuerza distintiva.
Véase Bocos, Marcos. La Ley de Marcas. Estudio de la nueva Ley de Marcas y su aplicación práctica en la empresa, 2003, p. 5, y Karki, M. M. S., op. cit., p. 503.
Véase Gippini Fornier, E. "Las marcas olfativas en los Estados Unidos", op. cit., pp. 6 y 7.
Burgett, Jay M. "Hmm.Whats That Smell? Scente Trademarks -A United States Perspective", en INTA BUIletin, vol. 64, No. 5, 1o de marzo de 2009, p. 1 (del formato electrónico), estudia los inconvenientes que pueden darse con los olores para ser reconocidos como marcas olfativas, entre los que se encontraría la funcionalidad.
Hammersley, Faye M. "The Smell of Success: Trade Dress Protection for Scent Marks", en Marquette Intellectual Property Law Review, vol. 2, issue 1, 1998, p. 125, establece que este tipo de marcas se caracterizan porque el olor forma parte del producto diferenciado por la marca, como sería el caso de los jabones, en los que el uso primario que dan los consumidores es el de limpieza mientras que les acompaña un uso o propósito secundario formado por una fragancia para el cuerpo de los mismos. En este tipo de marcas, indica la autora, se romperá la existencia de funcionalidad y serán registrables como marcas (particularmente en Estados Unidos).
Ibidem, pp. 124 y 125, que incluye también, junto a los perfumes, a los ambientadores dentro de este tipo de marcas olfativas; se trataría de marcas para productos que el consumidor adquiere primero y sobre todo por el olor o fragancia. En estos casos entiende que la industria de los perfumes ha de buscar otras vías de protección de sus derechos distinta a la marcaria porque los aromas u olores son funcionales; matizando que podrían llegar a registrarse analizando las distintas variedades de funcionalidad y demostrando un elevado nivel de secondary meaning.
Balañá, S. "El entorno digital.", op. cit., pp. 47 y 48, añade que un empresario que monopolice la forma (usando un concepto amplio y adaptado de "forma" para alcanzar la forma olfativa) impuesta por la naturaleza del perfume (su aroma) no adquiere una posición privilegiada en el mercado que le permitiría excluir a sus competidores de la fabricación o comercialización de cualquier perfume; adquiere solamente un monopolio limitado al aroma de ese perfume concreto, por lo tanto no es oponible a todo el resto de perfumes imaginables "cuyo número, por cierto, es ilimitado"
BOE No. 10, del 11 de enero de 1991.
Véase Hammersley, F. M. "The Smell of Sucess...", op. cit., p. 131.
Véase Karki, M. M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection...", op. cit., p. 499, que destaca cómo el desarrollo ha llevado a los empresarios a abandonar las formas tradicionales de marcas para apelar a los sentidos en caminos diferentes, dentro de los cuales se encuentra el olfato. Véase Reimer, Erin M. "A Semiotic Analysis: Developing a New Standard for Scent Marks", en Vanderbilt J. of Entertainment and Technology Law, vol. 14:3:693, p. 695.
Véase Martínez Gutiérrez, A. "En torno a la descripción.", op. cit., p. 742, que en esta línea señala que "ante el aparente agotamiento de propuestas existente en el proceso de ideación de nuevos signos distintivos de carácter gráfico, se ha planteado la posibilidad de crear nuevas marcas de empresa perceptibles por sentidos distintos de la vista y, en concreto, por el olfato"
Véase también Balañá, S. "El entorno digital.", op. cit., p. 21, que establece que captar el interés del consumidor en un mercado saturado de la oferta de productos y servicios se ha convertido en una tarea complicada; así, las últimas tendencias en técnicas de mercadotecnia vienen, desde hace tiempo, utilizando los horizontes que se abren frente a las posibilidades dadas por los estímulos que no se perciben visualmente: aromas, sonidos, gustos y signos táctiles.
En este sentido, Gippini Forunier, E. "Las marcas olfativas.", op. cit., p. 1, señala que varios estudios ponen de manifiesto como el olfato permite al consumidor, en ocasiones, seleccionar y recordar un producto que desea incluso en los casos en los que ha olvidado su nombre. Matizando que, sin embargo, otros estudios científicos tienden a desmostar que la capacidad de asociar aromas con objetos o de nombrar correctamente los objetos cuya aroma es percibido, es considerablemente más limitada que si se trata de percepciones visuales. Añadiendo que por ello ha de tener repercusiones jurídicas: "si el aroma es un elemento distintivo idóneo y desempeña un papel crítico en las decisiones de consumo, habría que plantearse seriamente su admisión como marca comercial"
Véase también Hammersley, F. M. "The Smell of Success...", op. cit., p. 128, que utiliza la fuerza de la memoria olfativa y la asociación con productos (añadimos nosotros y servicios), como argumento para reforzar la protección del uso de marcas olfativas.
Véase Majumdar, A. et al. "The Requirement of Graphical Representability...", op. cit., p. 313, que establecen que la eficacia de cualquier marca depende de la capacidad de causar impacto en la mente de los consumidores. Véase, también, Balañá, S. "El entorno digital.", op. cit., p. 21.
Burgett, J. M., "Hmm.What's That Smell?...", op. cit., p. 1 (del formato electrónico), señala que los olores traen evocaciones a la memoria de los consumidores, por ejemplo, el olor a hierba recién cortada puede inducir a una persona a pensar en la época de primavera, y bajo determinadas circunstancias el consumidor puede asociar el olor a un producto en particular, por lo que tienen la capacidad de ser identificadores.
Que entró en vigor para El Salvador y Estados Unidos el 1° de marzo de 2006, para Honduras y Nicaragua el 1o de abril de 2006, para Guatemala el 1o de julio de 2006, para República Dominicana el 1o de marzo de 2007 y para Costa Rica el 1o de enero de 2009.
La Ley de la República Dominicana No. 424-06 de Implementación del Tratado de Libre Comercio, entre la República Dominicana, Centroamérica y los Estados Unidos de América (DR-CAFTA), de 2006, en a su artículo 11 modifica el artículo 72 de la Ley 20-00, sobre Propiedad Industrial; de tal forma que esta última norma al regular los signos que pueden ser considerados como marcas incluye los olores. Véase Prieto Villegas, C. y Ramos Mejía, N. "El registro de marcas no tradicionales.", op. cit., p. 1.
Que sustituye a la Decisión 344.
Matizamos que se ha permitido la inscripción de pocas marcas olfativas en el Principal Register y que hay más de diez marcas olfativas registradas en el Supplemental Register, que es un registro secundario, en el que no se exige que previamente haya adquirido el requisito de la distintividad. Véase Burgett, J. M. "Hmm...What,s That Smell.", op. cit., pp. 1-3 (del formato electrónico); el autor, además, analiza el futuro de las marcas olfativas en Estados Unidos partiendo de la base de que la carga de la prueba para el Principal Register es dura (la marca olfativa tiene que carecer de funcionalidad y además el olor ha debido adquirir carácter distintivo); dificultad que podría disuadir de realizar solicitudes en el citado registro principal estadounidense.
Hammersley, F. M. op. cit., p. 127, destaca lo que sorprende que haya pocos registros de marcas olfativas tras el asunto que se verá en las siguientes líneas en el texto de este trabajo (Asunto In re Clarke), en el que se admitió por primera vez en Estados Unidos el registro de una marca olfativa. Recogiendo la negativa al registro en 1996 en el caso de un fabricante que solicitó el registro de una marca olfativa que consistía en una fragancia de limón para ser usada en toners para impresoras digitales, fotocopias, impresoras de microfichas y telecopias, pese a que en este caso el olor no era inherente a los productos identificados con la marca.
La Lanham Act define las marcas señalando que "The term "tradermark" includes any word, name, symbol, or device of any combination thereof adapted by used by a manufacturer or merchant to identify his goods and distinguish them from those manufactured or sold by others". Véase Reimer, E. M. "A Semiotic Analysis...", op. cit., p. 695, que señala que en la Lanham Act no se contemplan expresamente las marcas olfativas pero tampoco las excluye. Véase Hammerskey, F. M. op. cit., pp. 111-119, donde analiza hasta dónde alcanza tal concepto.
17 USPQ2d 1238, 1230-40 (TTAB 1990).
Véase Burgett, J. M. op. cit., p. 1 y Long, clarisa. "Dilution", en Columbia Law Review, vol. 106, junio de 2006, pp. 1034 y 1067. Véase Bumpus, Daniel R. "Bing, Bang, Boom: An Analysis of In re Vertex Group LLC and the Struggle for Inherent Distinctiveness in Sound Marks Made During a Product's Normal Course of Operation", en The Federal Circuit Bar Journal, vol. 21, No. 2, p. 254. Véase Gippini Fournier, E. "Las marcas olfativas en Estados Unidos", op. cit., pp. 2 y 3. Véase Mccarthy, Anne M. "The Post-Sale Confusion Doctrine: Why the General Publice Should Be Included in the Likehood of Confusion Inquiry", en Fordham Law Review, vol. 67, issue 6, 1999, p. 3340, y Hammersley, F. M. "The Smell of Success...", op. cit., pp. 105 y 106, 126 y 127.
Véase también sobre este asunto Karki, M. M. S., op. cit., pp. 503 y 504, que alude a otros casos norteamericanos, matizando que en Estados Unidos las marcas olfativas siguen siendo no comunes y que se dan pocas solicitudes de este tipo de marcas. Y Bhattacharjee, s. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law.", op. cit., p. 121 y Annand, R. y Norman, H. op. cit., p. 59.
Como señala Hammersley, F. M., op. cit., pp. 125 y 126, en este caso estaríamos ante las llamados unique scent marks, caracterizadas precisamente por los requisitos señalados en el texto, es decir, la marca identifica productos que normalmente no se caracterizan por el olor o por un olor específico que los consumidores normalmente asocian con el producto.
Véase Mishra, N. "Registration of Non-Traditional...", op. cit., pp. 44 y 45.
En la solicitud habrá de indicar claramente que se trata de una Non-visual mark. Véase Hammersley, F. M. "The Smell of Success...", op. cit., p. 132, que establece que basta con una descripción breve.
Ibidem, p. 133.
774 F.2d. 1116, 227 USPQ 417 (Fed. Cir. 1985). Véase, sobre la funcionalidad aplicada a las marcas, Bumpus, D. R. "Bing, Bang, Boom: An Analysis...", op. cit., p. 256.
Váese Burgett, J. M. "Hmm.What's That Smell.", op. cit., pp. 1-3 (del formato electrónico), que establece que si se da la funcionalidad, no podrá ser registrado como marca un signo aunque se pruebe la existencia de secondary meaning. Aludiendo al Asunto norteamericano Traffix Devices, Inc. v. Marketing Displays, Inc. 532 U.S. 23, 29 (2001). De igual manera indica que si no puede demostrar el solicitante de una marca olfativa que ha adquirido carácter distintivo, tiene la posibilidad de registrarla sólo en el Supplemental Register; cuando la marca olfativa está inscrita en tal registro durante cinco o más años y se obtiene una prueba adicional de la adquisición del carácter distintivo, el titular de la marca registrada podrá realizar una nueva solicitud en el Principal Register.
Véase Bumpus, D. R., "Bing, Bang, Boom: An Analysis.", op. cit., p. 270, y Burgett, J. M. "Hmm.What's That Smell.", op. cit., pp. 1-3 (del formato electrónico).
Véase Hammersley, Faye M. "The Smell of Success.", op. cit., p. 125.
Mishra, N. "Registration of...", op. cit., p. 44, recoge el británico Asunto R. v. John Lewis (de 2001), en el que el tribunal rechazó la posibilidad de registro de "the smell, aroma or essence of cinnamon" para muebles, al estimar que la descripción del olor no era suficiente para cumplir con el requisito de la representación gráfica. El supuesto contrario se dio ante la admisión de registro en Reino Unido del strong smell of bitter beer para plumas de dardos (al entender que la descripción del olor satisfacía los requisitos de la representación gráfica) y el smell reminiscent of roses para neumáticos (considerando también que la descripción era suficiente), apuntando que estos dos casos ahora no pasarían el examen de los requisitos instaurados por el TJUE en el Asunto Sieckmann. Véase también, sobre estos casos, Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law.", op. cit., p. 120. Ibidem, p. 107.
Véase Annand, R. y Norman, H. Blackstone's Guide..., op. cit., p. 59.
Véase también el documento SCT 17-Contribution de la France sur le nouveaux types de marques de la OMPI, p. 7, que indica como la lista enunciativa y el concepto de marca del artículo L711-1 del Code de la Propiété Intellectuelle no excluye a priori las marcas olfativas (ni las gustativas) siempre y cuando cumplan con los requisitos para su protección, especialmente la representación gráfica.
Véanse las sentencias recogidas en la p. 12 de la Cour de Cassation del 18 de abril de 2000 (No. S 97-19.631) y de la Cour d'Appel de París del 5 de mayo de 2000 (No. de inscripción 1997/20938).
Véanse pp. 12 y 13.
Véase Prieto Villegas, C. y Ramos Mejía, N. op. cit., p. 3.
Balañá, S. "El entorno digital.", op. cit., p. 43, alude a un ejemplo de signo olfativo descriptivo, que es el olor a cacao para productos que contengan chocolate, al tratarse de un aroma referido a una característica propia del producto.
El artículo 3.1 de la Primera Directiva comunitaria de Marcas establece que se incurrirá en una prohibición absoluta cuando el signo que pretende registrarse no pueda constituir una marca. Para ello ha de tenerse en cuenta el concepto de marca del artículo 2 del mismo cuerpo legal, que exige, entre otras condiciones, que el signo sea susceptible de representación gráfica.
Por su parte, el artículo 5.1 a) de la LM española de 2001 contempla como prohibición absoluta la de los signos que no puedan constituir una marca conforme al artículo 4.1 de dicha norma (en el que se regula el concepto de marca). Exigiendo, igualmente, el artículo 4.1 de la LM española de 2001, entre otros requisitos, que el signo pueda representarse gráficamente.
Prieto Villegas, C. y Ramos Mejía, N. "El registro de marcas no tradicionales.", op. cit., p. 4, sostienen incluso que "es necesario dar cabida a nuevos criterios de interpretación que permitan el registro de las mismas" (de las marcas sonoras y olfativas) "aun en los casos en que no sea posible su representación gráfica".
Balañá, S. "El entorno digital.", op. cit., p. 26, va más allá, al sostener que el concepto legal de marca debería centrarse en la exigencia de la aptitud para diferenciar; de manera que la regulación de los requisitos de carácter funcional, como es la representación gráfica (o cualquier otro que pueda sustituirlo en el futuro) ha de llevarse a cabo de manera separada. Las razones para el autor son que un signo a priori capaz de cumplir la función representativa en el mercado (como un olor o un sonido) no debe verse privado de la condición de marca por el mero hecho de no poder ser representado gráficamente siempre que su reproducción pueda conseguirse por medios alternativos de forma "clara, precisa, completa en sí misma, fácilmente accesible, inteligible, duradera y objetiva", garantizando de este modo el cumplimiento del objetivo último de la publicidad registral.
En contra Rapport Q 181 respecto de Francia y Les conditions d'enregistrement et l'éntendue de laprotection dese marques non-conventionnelles de la AIPPI, p. 13, en el que se estima que uno de los problemas de las marcas olfativas es la incertidumbre del objeto mismo del signo a registrar. Matizando que la dificultad o el obstáculo para el registro de marcas olfativas en Francia no es jurídica sino técnica y consiste en la dificultad de representación gráfica.
Véase Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law.", op. cit., p. 121.
Véase Karki, M. M. S. "Nontraditional Areas of Intellectual Property Protection.", op. cit., p. 500, que indica que, a su juicio, esta exigencia frenaría el registro de perfumes. Y Bhattacharjee, S. y Rao, G. "The Broadening Horizon of Trademark Law.", op. cit., p. 121.
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