El tratamiento jurídico de las Keywords Advertising en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea*
DOI:
https://doi.org/10.35487/rius.v7i31.2013.25Palabras clave:
Publicidad a través de palabras clave, marcas.Resumen
Los Estados miembros de la Unión Europea luchan con la forma en que se pueden aplicar las disposiciones relativas a la Directiva 89/104 de marcas, y el Reglamento No. 40/94 de marca comunitaria para los casos de publicidad a través de palabras clave. Las decisiones pronunciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea plantean pautas en relación con el uso de la marca de renombre como palabra clave. Dichas sentencias forman ya parte importante en la determinación de un marco jurídico en materia de publicidad a través de palabras clave que los órganos jurisdiccionales nacionales europeos pueden utilizar.Descargas
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Para profundizar en los aspectos relacionados con la responsabilidad de los prestadores de servicios, véase RIBAS, XAVIER. "Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores en Internet", en Diario La Ley, No. 7304, Sección Tribuna, 16 de diciembre de 2009; CARBAJO CASCÓN, Fernando. "El caso Google Adwords: sobre la infracción de marcas y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la información en la comercialización de palabras clave y puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala) del 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)", en Revista de Derecho de la Competencia y la Distribución, No. 7, Sección Comentarios de Jurisprudencia, julio-diciembre de 2010, pp. 334-337, y Trademark Law-Infringement Liability-European Court of Justice Holds that Search Engines Do not Infringe Trademarks. Join Cases C-2366/08, C2 37/08 & C-238/08, Google France SARL v. Louis Vuitton Malletier SA, 2010 ECJ EUR-LEX LEXIS i19 (Mar.23, 2010). Harv. L. Rev., 2010-2011, pp. 648-655.
Mediante este fallo, el TJUE dio respuesta a tres peticiones de decisión prejudicial presentadas por la Cour de cassation de Francia. Dichas peticiones tenían por objeto la interpretación de los artículos 5.1. y 5.2 de la Directiva 89/104/CEE en materia de marcas (Primera Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO, No. L 40 del 11 de febrero de 1989), artículo 9.1 del Reglamento, No. 40/1994 relativo a la marca comunitaria de la Directiva 2000/31/CE sobre el comercio electrónico (Reglamento (CE) del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria DO, No. L 11, del 14 de enero de 1994).
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 25 de marzo de 2010. Asunto C-278/08. Die BergSpechte Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimüller GmbH y Günter Gui, trekking.at Reisen GmbH (en adelante, "BergSpechte"). La petición de decisión prejudicial, remitida por el Oberster Gerichtoshof (Austria), tenía por objeto la interpretación del artículo 5.1 de la Directiva 89/104/CEE.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 8 de julio de 2010. Asunto C-558/08. Portakabin Ltd., Portakabin BV y Primakabin BV (en adelante, "Portakabin y Primakabin"). La petición de decisión prejudicial, planteada por el Hoge Road der Nederlanden (Países Bajos), que tenía por objeto la interpretación de los artículos 5, 6, 7 de la Directiva 89/104, en su versión modificada por el Acuerdo sobre el Espacio Europeo (EEE), del 2 de mayo de 1992.
CARBAJO CASCÓN, Fernando. op. cit., p. 321.
Véase GONZÁLEZ VAQUÉ, LUIS. "La Jurisprudencia del TJUE sobre la legalidad del Keyword Advertising (publicidad a partir de palabras clave) en Internet; ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada?", en Derecho de los Negocios, No. 241, octubre de 2010, pp. 5-14.
Ibidem, p. 14.
El TJUE se pronunció también en el caso "L'Oréal y eBay" Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 12 de julio de 2011. Asunto C-324/09. L'Oréal S. A., Lacôme parfums et beauté & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, L'Oréal (UK) Ltd y eBay International AG, eBay Europe SARL, eBay (UK) Ltld, Stephen Potts, Tracey Ratchford, Marie Ormsby, James Clarke, Joana Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi. Referirnos con toda amplitud a esta sentencia excedería del objetivo del presente comentario. Sin embargo, se refiere a los Keywords Advertising en el mismo sentido que las sentencias que le preceden: "Google France y Google", "BergSpechte" y "Portakabin y Primakabin". Véanse apartados 94 a 97 de la sentencia "L'Oréal y eBay".
Entre los sistemas pioneros de Keywords podemos mencionar a Netword System, keyword.com o Real Names Keywords. Para ahondar en las características técnicas de los sistemas mencionados, véase GARCÍA VIDAL, ÁNGEL. Derecho de marcas e Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 300 y ss.
MARTÍN SEPÚLVEDA, MERCEDES. "La infracción de los derechos de marca en Internet: Metatags, Keywords e hipervínculos", en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 2004-2, No. 5, p. 169.
Ibidem, p. 160.
Los Metatags y los hipervínculos. Para mayor información acerca de estas formas de publicidad en la red véase ibidem, pp. 162 y ss.
MEALE DARREN. "The Online Advertising Free-Riding Free-for All", en 3 J. Intell. Prop. L. & Prac., 2008, p. 779.
DOMÍNGUEZ PÉREZ, EVA MA. y ORTEGA DÍAZ, JUAN FRANCISCO. "Problemática jurídica de los Keyword Banners en el entorno digital. Reflexiones a propósito del 'Asunto Naterre'", en Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías, 2005, vol. 8, p. 118.
Idem.
Vase World Intellectual Prop. Org. "The Impact of the Internet on Intellectual Property Law", 2002, apartado 123 en http://www.wipo.int/copyright/en/ecommerce/ip_survey/chap3.html.
Para ahondar sobre este punto, véase la nota al pie 1.
HATFIELD, KATHRYN S. Google's 'use' is your illusion: proposing an agency analysis to trademark infringement lawsuits againts online advertising service providers Googlev. Louis Vinton Muleteer SA", en Temp. Int'l & Comp. L. J., 2011, p. 35.
TROXCLAIR, LAUREN. "Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away form Trademark Infringement?", en 62 Wash. & Lee L. Rev., 2005, p. 1367.
DOMÍNGUEZ PÉREZ, EVA MA. y ORTEGA DÍAZ, JUAN FRANCISCO. "Problemática jurídica de los Keyword Banners en el entorno digital. Reflexiones a propósito del 'Asunto Naterre'", op. cit., p. 118.
LUPE, MARCUS H. H. "United States: Trademarks on the Internet. The U.S. Perspective", disponible en: http://www.mondaq.in/unitedstates/article.asp?articleid=74112.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 23 de marzo de 2010. Asuntos acumulados C-236/08 a C-238/08 Google France S.A.R.L., Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier S.A. (asunto C-236/08), Google France S.A.R.L. v. Viaticum S.A., Luteciel S.A.R.L. (asunto C-237/08), Google France S.A.R.L. v. Centre national de recherche en relations humaines (CNRRH) S.A.R.L., Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger S.A.R.L. (asunto C-238/08) (en adelante, "Google France y Google"), apartado 22.
Véase PALAVER, HEIDI S. "Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on the Internet", en 81 Wash U. L. Q, 2003, p. 1099.
Sentencia "Google France y Google", apartado 23.
CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. op. cit., p. 322.
Idem.
Sentencia Google France S.A.R.L., Google Inc. v...., apartados 25 y 26.
Idem.
RIBAS, JAVIER. "Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de Internet", en Diario La Ley, año XXX, No. 7304, Sección Tribuna, 16 de de diciembre de 2009 (LA LEY 2035/2009).
Idem.
En un servicio de publicidad convencional se realiza una serie de acciones que no se producen en el servicio de Adwords. Las principales diferencias radican en los siguientes elementos: a) nivel de conocimiento de la campaña y de los contenidos; b) nivel de participación en el diseño de los elementos creativos; c) libertad del anunciante para seleccionar el lugar en el que aparecerán sus anuncios; d) libertad del anunciante para determinar el tamaño de sus anuncios; e) tiempo de preparación y lanzamiento de la campaña; f) venta de servicios de publicidad versus venta de espacio publicitario; g) atención personal versus plataforma de autoservicio. Idem.
SAUNDERS, K. M. "Confusion is the Key: a Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising", en 71 Fordham Law Review, 2002, p. 543.
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 22 de septiembre de 2011. Asunto C-323/09, Interflora Inc., Interflora British Unit y Marks & Spencer pic, Flowers Direct Online Ltd (en adelante, "Interflora y M&S").
Sentencia "Interflora y M&S", apartados 14 y 15.
Ibidem, apartado 16.
Ibidem, apartado 17.
Ibidem, apartado 18.
Ibidem, apartado 21.
CARBAJO CASCÓN, FERNANDO, op. cit., p. 322.
"Google y Google France", apartados 49 a 52, y "BergSpechte", apartado 18.
"Interflora y Marks& Spencer", apartado 33.
"Interflora y M&S", apartado 34. En el mismo sentido, "Google...", apartado 39; "BergSpechte...", apartado 21 y "Portakabin...", apartado 29.
"Interflora y M&S", apartados 44-53.
Ibidem, apartados 54-59.
CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. op. cit., p. 332.
"Interflora...", cit., apartados 60 y 61.
Ibidem, apartado 62.
El Tribunal ya se había pronunciado respecto a las marcas renombradas en el caso "Google France y Google", donde señala que el prestador de un servicio de referenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo idéntico a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace uso de dicho signo en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso c, del Reglamento No. 40/94. Véase "Google France y Google", apartado 105. Sin embargo, el uso del signo como palabra clave por el anunciante (y no por el prestador de servicio) sí se considera una utilización que puede prohibir el titular de la marca, por lo que se entiende que en el caso de una marca de renombre también se estarían infringiendo los derechos de marca.
Ibidem, apartado 75.
La legislación estadounidense se llevó casi un siglo para asentar la teoría de la dilución en el régimen jurídico marcario. Frank Schechter fue el primero en exponer su visión en su famoso estudio nombrado "The Rational Basis of Trademark Protection". Vase SCHECHTER, FRANK I. "The Rational Basis of Trademark Protection", en 40 Harv. L. Rev., 1926-1927, pp. 813-833. Igualmente, véase GARZA VITE, JUAN ÁNGEL. "La dilución marcaria", en Saber más. www.mipatente.com. Disponible en http://vtc.com.mx/wp-content/uploads/2011/03/La-Diluci%C3%B3n-Marcaria.pdf.
"Interflora y Marks & Spencer", apartado 73.
Ibidem, apartado 78.
Ibidem, apartado 80.
Ibidem, apartado 74.
Ibidem, apartado 89.
Véase CARBAJO CASCÓN, FERNANDO. op. cit., p. 331.
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