*
Recibido: 20 de octubre de 2012. Aceptado: 26 de noviembre de 2012.
**
Profesora de Derecho Mercantil en la Universidad Carlos
III
de Madrid, España (
m_lastiri@hotmail.com
).
RESUMEN
Los Estados miembros de la Unión Europea lu-
chan con la forma en que se pueden aplicar las
disposiciones relativas a la Directiva 89/104 de
marcas, y el Reglamento No. 40/94 de marca
comunitaria para los casos de publicidad a tra-
vés de palabras clave. Las decisiones pronun-
ciadas por el Tribunal de Justicia de la Unión
Europea plantean pautas en relación con el uso
de la marca de renombre como palabra clave.
Dichas sentencias forman ya parte importante
en la determinación de un marco jurídico en
materia de publicidad a través de palabras cla-
ve que los órganos jurisdiccionales nacionales
europeos pueden utilizar.
PALABRAS
CLAVE
:
Publicidad a través de pa-
labras clave, marcas.
ABSTRACT
The European Union Member States struggle
with how to apply the provisions relating to
the Directive 89/104 of Trademarks and Reg-
ulation No. 40/94 on the Community trade
mark, for advertising cases through keywords.
The decisions of the European Union Court of
Justice raise guidelines regarding the use of a
trademark as keyword. These judgments are an
important part of the determination of a legal
framework on advertising through keywords
that European national courts may use.
KEY
WORDS
:
Keyword advertising, trademarks.
El tratamiento jurídico de las
Keywords
Advertising
en la jurisprudencia
del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea*
The legal treatment of keywords advertising
in the jurisprudence of the Court of Justice
of the European Union
Mónica Lastiri Santiago**
REVISTA DEL INSTITUTO DE CIENCIAS JURÍDICAS
DE PUEBLA, MÉXICO, ISSN: 1870-2147. AÑO VII
NO. 31, ENERO-JUNIO DE 2013, PP. 167-182
IUS
168
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
Sumario
1. Preliminar
2. ¿Qué son las
Keywords Advertising?
3. Publicidad a través de las
Keywords Advertising
4. Caso “Interf
ora Inc. y Marks & Spencer”
A
) Litigio principal
B
) Cuestiones prejudiciales
C
) Sentencia
5. Comentarios
6. Conclusiones
1. Preliminar
Desde marzo de 2010, el Tribunal de la Unión Europea (en adelante,
TJUE
) co-
menzó a pronunciarse acerca de la legalidad de los
Keywords Advertising
, pro-
fundizando en el uso de las marcas a través de Internet y dejando sin mucha
orientación, a nuestro modo de ver, las cuestiones relacionadas con la exención
de responsabilidad de los intermediarios en relación con la venta
Keywords
que
coinciden con marcas.
1
Las primeras decisiones dictadas por el
TJUE
en relación con las
Keywords
Advertising
han sido: “Google France y Google”,
2
“BergSpechte”
3
y “Portakabin
y Primakabin”.
4
1
Para proFundizar en los aspectos relacionados con la responsabilidad de los prestadores de servicios, véase R
IBAS
,
X
AVIER
. “Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores en Internet”, en
Diario La Ley
, No. 7304, Sección
Tribuna, 16 de diciembre de 2009; C
ARBAJO
C
ASCÓN
, ±ernando. “El caso Google Adwords: sobre la inFracción de marcas
y la responsabilidad de intermediarios de la sociedad de la inFormación en la comercialización de palabras clave y
puesta a disposición de enlaces patrocinados. Comentario a la sentencia del Tribunal de la Unión Europea (Gran Sala)
del 23 de marzo de 2010 (Ass. Acumulados c-236/2008 s c-238/2008)”, en
Revista de Derecho de la Competencia
y la Distribución,
No. 7, Sección Comentarios de Jurisprudencia, julio-diciembre de 2010, pp. 334-337, y
Trademark
Law-Infringement Liability-European Court of Justice Holds that Search Engines Do not Infringe Trademarks. Join
Cases
C
-2366/08,
C
2 37/08 &
C
-238/08, Google France
SARL
v. Louis Vuitton Malletier
SA
,
2010
ECJ
EUR
-
LEX
LEXIS
i19 (Mar.
23, 2010). Harv. L. Rev.,
2010-2011,
pp. 648-655.
2
Mediante este Fallo, el
TJUE
dio respuesta a tres peticiones de decisión prejudicial presentadas por la
Cour de
cassation
de ±rancia. Dichas peticiones tenían por objeto la interpretación de los artículos 5.1. y 5.2 de la Directiva
89/104/
CEE
en materia de marcas (Primera Directiva del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproxi-
mación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (
DO
, No.
L
40 del 11 de Febrero de 1989),
artículo 9.1 del Reglamento, No. 40/1994 relativo a la marca comunitaria de la Directiva 2000/31/
CE
sobre el comercio
electrónico (Reglamento (
CE
) del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria
DO
, No.
L
11, del
14 de enero de 1994).
3
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 25 de marzo de 2010. Asunto
C
-278/08. Die BergSpechte
Outdoor Reisen und Alpinschule Edi Kobimüller GmbH y Günter Gui, trekking.at Reisen GmbH (en adelante, “BergS-
pechte”). La petición de decisión prejudicial, remitida por el
Oberster Gerichtoshof
(Austria), tenía por objeto la
interpretación del artículo 5.1 de la Directiva 89/104/
CEE
.
4
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 8 de julio de 2010. Asunto
C
-558/08. Portakabin Ltd., Portakabin
169
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
El caso “Google France y Google” ha servido como base inicial en el trata-
miento jurídico en esta materia, pues el Tribunal ahonda en los requisitos nece-
sarios para determinar los usos infractores de marcas nacionales y comunitarias
en Internet, y aporta nuevas perspectivas al complejo régimen de exoneración
de responsabilidad de los prestadores de servicios de intermediación de la socie-
dad de la información establecido en la normativa comunitaria y nacional sobre
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico.
5
Todo ello ha
valido de orientación para los casos que les han seguido.
6
Dichos pronunciamientos aportan su± cientes elementos para poder estimar
en qué casos se vulneran los derechos de marca cuando los anunciantes adquie-
ren palabras clave correspondientes a las marcas de sus competidores, utilizán-
dolas en el marco de un motor de búsqueda (
Keyword Advertising).
7
El 22 de septiembre de 2011, el
TJUE
dictó sentencia en el ámbito del asun-
to
C
-323/09 Inter² ora Inc. y Inter² ora British Unit
vs
. Marks & Spencer pic y
Flowers Direct Online Ltd (en adelante, “Inter² ora y
M
&
S
”), en respuesta a cua-
tro peticiones de decisión prejudicial presentadas por la
High Court of Justice
(England & Wales), Chancery Division (Reino Unido)
.
Esta sentencia se suma a las ya pronunciadas por el
TJUE
en relación con el
sistema de
AdWords
de Google y arroja nuevos criterios acerca del tratamiento
jurídico de las
Keywords Advertising
en materia de marcas, especí± camente,
renombradas.
8
2. ¿Qué son las
Keywords Advertising?
Los sistemas de palabras clave (en adelante,
keywords
) no son recientes, nacieron
junto con los programas de navegación por la
www
. En principio, funcionan
BV
y Primakabin
BV
(en adelante, “Portakabin y Primakabin”). La petición de decisión prejudicial, planteada por el
Hoge
Road der Nederlanden
(Países Bajos), que tenía por objeto la interpretación de los artículos 5, 6, 7 de la Directiva
89/104, en su versión modif
cada por el Acuerdo sobre el Espacio Europeo (
EEE
), del 2 de mayo de 1992.
5
C
ARBAJO
C
ASCÓN
, Fernando.
op. cit.
,
p. 321.
6
Véase G
ONZÁLEZ
V
AQUÉ
, L
UIS
. “La Jurisprudencia del
TJUE
sobre la legalidad del
Keyword Advertising
(publicidad a partir
de palabras clave) en Internet; ¿un equilibrio inestable o estabilidad desequilibrada?”, en
Derecho de los Negocios
,
No. 241, octubre de 2010, pp. 5-14.
7
Ibidem,
p. 14.
8
El
TJUE
se pronunció también en el caso “L’Oréal y eBay” Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 12 de julio
de 2011. Asunto
C
-324/09. L’Oréal
S
.
A
., Lacôme par±ums et beauté & Cie
SNC
, Laboratoire Garnier & Cie, L’Oréal (
UK
)
Ltd y eBay International AG, eBay Europe
SARL
, eBay (
UK
) Ltld, Stephen Potts, Tracey Ratch±ord, Marie Ormsby, James
Clarke, Joana Clarke, Glen Fox, Rukhsana Bi. Re±erirnos con toda amplitud a esta sentencia excedería del objetivo
del presente comentario. Sin embargo, se ref
ere a los
Keywords Advertising
en el mismo sentido que las sentencias
que le preceden: “Google France y Google”, “BergSpechte” y “Portakabin y Primakabin”. Véanse apartados 94 a 97 de
la sentencia “L’Oréal y eBay”.
170
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
asignando a una dirección
URL
(
Uniform Resource Locator
), una palabra clave,
de tal modo que el usuario de Internet, en vez de escribir en el campo de la di-
rección o localización del navegador el nombre de dominio, teclea la correspon-
diente palabra clave, encargándose el navegador de transformarla en la dirección
URL
que se busca.
9
La búsqueda en Internet a partir de una o varias palabras a través de un mo-
tor de búsqueda se ha convertido en parte de nuestra cultura. Sin embargo, es
desconocido para la mayoría del público en general, el funcionamiento interno
de cómo los resultados de estas búsquedas opera. Se asume simplemente que si
un usuario de Internet teclea ciertas palabras que considera importantes para su
búsqueda, aparecerá la información que desea.
Al aparecer los resultados de las búsquedas, nos encontramos también con
pequeños anuncios en forma de ventanas que contienen publicidad y que son a
su vez hipervínculos a las páginas Web de los anunciantes, así que si el usuario
hace clic
en los mismos será llevado a estas páginas.
10
Siendo así las cosas, las empresas con presencia en Internet, en su intento por
atraer visitas a sus páginas Web, encuentran en este sistema un atractivo medio
publicitario, además de un fabuloso instrumento de atracción de la clientela y
una signiF cativa fuente de ingresos, pues cuantas más visitas tenga una página
Web, más conocida será y más se pagará por espacio publicitario.
11
Así es, la publicidad, al ser un instrumento de divulgación y también de crea-
ción de nuevas necesidades, comienza a actuar en la red con modelos novedo-
sos como el que describimos. De esta forma surgieron, entre otras modalidades
publicitarias,
12
las llamadas
Keywords Advertising
, es decir, la publicidad a través
de palabras clave que captan la esencia de las búsquedas por Internet.
Esta práctica ha sido puesta en marcha por algunos buscadores de Internet
para la comercialización de las
Keywords
a cambio de que aparezca en la página
de resultados el anuncio de quien ha adquirido la palabra clave. Un ejemplo de
ello, y que veremos con más detenimiento, es el servicio de
AdWords
de Google,
pero también ofrecen este servicio otros motores de búsqueda como el que tiene
Windows Live Search con el
Microsoft AdCenter
y Yahoo! con su Yahoo!
Search
Marketing Program
.
13
9
Entre los sistemas pioneros de
Keywords
podemos mencionar a
Netword System, keyword.com o Real Names Key-
words.
Para ahondar en las características técnicas de los sistemas mencionados, véase G
ARCÍA
V
IDAL
, Á
NGEL
.
Derecho
de marcas e Internet
, Tirant lo Blanch, Valencia, 2002, pp. 300 y ss.
10
M
ARTÍN
S
EPÚLVEDA
, M
ERCEDES
. “La infracción de los derechos de marca en Internet:
Metatags
,
Keywords
e hipervíncu-
los”, en
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías,
2004-2, No. 5, p. 169.
11
Ibidem,
p. 160.
12
Los
Metatags
y los hipervínculos. Para mayor información acerca de estas formas de publicidad en la red véase
ibidem
, pp. 162 y ss.
13
M
EALE
D
ARREN
. “The Online Advertising Free-Riding Free-for All”, en 3
J. Intell. Prop. L. & Prac.,
2008, p. 779.
171
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
Esta técnica,
a priori
inofensiva cuando los términos utilizados poseen un
carácter genérico, comenzó a plantear serios problemas acerca de su licitud
cuando los términos reservados se corresponden con el elemento denominativo
de una marca o nombre comercial ajeno.
14
La lucha que viene enfrentando el derecho de marcas desde el nacimiento de
Internet sigue siendo un tema de absoluta actualidad, el uso de las marcas regis-
tradas como palabras clave en publicidad en la red se ha convertido en un tema
que ha planteado diF cultades jurídicas importantes.
15
No es ninguna novedad que
el régimen jurídico relativo a las marcas fue creado antes de la llegada del fenó-
meno de la red, por lo que la forma en cómo se aplican estas normas protectoras
de marcas en un entorno como el digital es una cuestión a la que se tienen que
enfrentar frecuentemente los órganos jurisdiccionales de distintos países.
16
Igualmente, esta modalidad publicitaria plantea otra cuestión jurídica inte-
resante, que es la forma de aplicación del régimen de exoneración de respon-
sabilidad de los prestadores de servicio de intermediación de la sociedad de la
información.
17
3. Publicidad a través de las
Keywords Advertising
La importancia de Internet en el mundo de los negocios ha cambiado la natura-
leza de la publicidad. En nuestros días, las empresas pueden dirigirse a audien-
cias especíF cas basándose en las
Keywords Advertising
. Con la venta de estas
palabras clave, las empresas se publicitan en Internet y los motores de búsqueda
maximizan sus ingresos.
18
Así es, el desarrollo de los buscadores de información (
Search Engines
)
19
contribuyó de forma deF nitiva a que la técnica publicitaria de la
Keyword Ad-
vertising
diera un paso más allá, reF nando el proceso publicitario.
20
14
D
OMÍNGUEZ
P
ÉREZ
, E
VA
M
A
. y O
RTEGA
D
ÍAZ
, J
UAN
F
RANCISCO
. “Problemática jurídica de los
Keyword Banners
en el entorno
digital. Ref
exiones a propósito del ‘Asunto Naterre’”, en
Revista Aranzadi de Derecho y Nuevas Tecnologías
, 2005,
vol. 8, p. 118.
15
Idem.
16
Vase World Intellectual Prop. Org. “The Impact o± the Internet on Intellectual Property Law”, 2002, apartado 123
17
Para ahondar sobre este punto, véase la nota al pie 1.
18
H
ATFIELD
, K
ATHRYN
S. Google’s ‘use’ is your illusion: proposing an agency analysis to trademark in±ringement lawsuits
againts online advertising service providers Googlev. Louis Vinton Muleteer
SA
”, en
Temp. Int’l & Comp. L. J
., 2011,
p. 35.
19
T
ROXCLAIR
, L
AUREN
. “Search Engines and Internet Advertisers: Just One Click Away ±orm Trademark In±ringement?”,
en 62
Wash. & Lee L. Rev.
, 2005, p. 1367.
20
D
OMÍNGUEZ
P
ÉREZ
, E
VA
M
A
. y O
RTEGA
D
ÍAZ
, J
UAN
F
RANCISCO
. “Problemática jurídica de los
Keyword Banners
en el entorno
digital. Ref
exiones a propósito del ‘Asunto Naterre’”,
op. cit.
, p. 118.
172
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
En la actualidad, el servicio o motor de búsqueda de Google es sin duda el
sistema de publicidad más popular en Internet,
21
y ofrece una serie de enlaces a
sitios en línea a partir de uno o varios términos clave introducidos por el usuario
del servicio denominado
AdWords.
La alusión al sistema de
AdWords
de Google en el presente estudio se debe
a que es el sistema sobre el cual se pronuncia el
TJUE
, denominándolo
servicio
de referenciación AdWords.
Igualmente, cabe resaltar en este punto que dicha
indicación al servicio que Google presta debe entenderse referida a los demás
servicios de publicidad de buscadores, a los servicios de búsqueda y recopilación
de enlaces, así como a los servicios de alojamiento y almacenamiento de datos
en general, pues las cuestiones planteadas en los casos que citaremos a conti-
nuación son trasladables a cualquier otro servicio de publicidad en buscadores a
través de enlaces patrocinados.
Dicho lo anterior, debemos advertir dos tipos de resultados en las búsquedas
de los usuarios. Los primeros son los denominados resultados “naturales”, que
se originan cuando un usuario efectúa una búsqueda a partir de una o varias
palabras y el motor de búsqueda muestra los sitios que parecen ajustarse más a
dichas palabras por orden decreciente de pertinencia en relación con la informa-
ción solicitada.
22
Los segundos son aquéllos derivados de un servicio remunerado
como es el caso de Google con su
Google AdWords
denominado también
Cost-
Per-Click (
CPC
) Internet Advertising Model Like AdWords.
23
Este servicio de
AdWords
permite a los operadores económicos seleccionar
una o varias
Keywords
(palabras clave) para que, en el caso de que coincidan con
las introducidas en el motor de búsqueda, se muestre un enlace promocional de
su sitio. Este enlace promocional aparece bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”,
que se muestra generalmente en la parte derecha de la pantalla, a un lado de
los resultados naturales, o bien en la parte superior de la pantalla, justo encima
de dichos resultados.
24
De tal forma que el sistema, en su conjunto, funciona
como mecanismo de promoción publicitaria, actuando los enlaces patrocinados
21
L
UPE
, M
ARCUS
H. H. “United States: Trademarks on the Internet. The U.S. Perspective”, disponible en: http://www.
mondaq.in/unitedstates/article.asp?articleid=74112.
22
Sentencia del Tribunal de Justicia (Gran Sala) del 23 de marzo de 2010. Asuntos acumulados
C
-236/08 a
C
-238/08
Google France
S
.
A
.
R
.
L
., Google Inc. v. Louis Vuitton Malletier
S
.
A
. (asunto
C
-236/08), Google France
S
.
A
.
R
.
L
. v. Viaticum
S
.
A
., Luteciel
S
.
A
.
R
.
L
. (asunto
C
-237/08), Google France
S
.
A
.
R
.
L
. v. Centre national de recherche en relations humaines
(
CNRRH
)
S
.
A
.
R
.
L
., Pierre-Alexis Thonet, Bruno Raboin, Tiger
S
.
A
.
R
.
L
. (asunto
C
-238/08) (en adelante, “Google France y
Google”), apartado 22.
23
Véase P
ALAVER
, H
EIDI
S. “Google This: Search Engine Results Weave a Web for Trademark Infringement Actions on
the Internet”, en 81
Wash U. L. Q
, 2003, p. 1099.
24
Sentencia “Google France y Google”, apartado 23.
173
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
como anuncios asociados a las palabras clave introducidas por los usuarios en
el motor de búsqueda.
25
Google, a través de su “servicio de referenciación”
,
comercializa palabras
clave que pueden ser seleccionadas por varios operadores para después ofrecer
un servicio de almacenamiento y puesta a disposición de enlaces patrocinados
acompañados de un breve mensaje comercial elaborado e insertado en el sistema
por el anunciante que “adquiere” la palabra clave de Google.
26
Por ello, el anun-
ciante debe abonar una cantidad por el servicio
AdWords
cada vez que se pulse
en su enlace patrocinado. Esta cantidad se calcula principalmente en función
del “precio máximo por clic” que el anunciante se haya comprometido a pagar
al contratar el “servicio de referenciación” de Google y del número de veces en
que los usuarios pulsen en dicho enlace.
La misma palabra clave puede ser seleccionada por varios anunciantes. El
orden de aparición de los enlaces promocionales depende, en particular, del pre-
cio máximo por clic, del número de veces en que se haya pulsado en los enlaces
y de la calidad que Google atribuya al anuncio. El anunciante puede mejorar su
lugar en el orden de aparición en cualquier momento F jando un precio máximo
por clic más elevado o intentando mejorar la calidad de su anuncio.
27
El sistema funciona de forma automática, pues los anunciantes que se sirven
de este servicio remunerado seleccionan las palabras clave, redactan la comuni-
cación comercial e insertan el enlace (
link
) promocional a su sitio Web.
28
Es preciso resaltar en este punto que el servicio es prestado al anunciante
sin intervención humana, es decir, en ninguna parte del proceso hay un acto
racional de aceptación o rechazo de la campaña publicitaria del anunciante.
Éste tiene libertad para seleccionar las palabras que desee y se obliga a cumplir
los términos y condiciones que regulan el servicio.
29
Google no tiene capacidad
para supervisar el contenido de las campañas contrastadas por los anunciantes,
ya que no se implica en el proceso de diseño y creación de la campaña ni tiene
conocimiento de los eventuales perjuicios que puedan generar terceros.
30
El servicio de
AdWords
utiliza la llamada publicidad contextual, que es la
que basa su eF cacia en la asociación de los anuncios o enlaces patrocinados,
a las palabras utilizadas por el usuario del motor de búsqueda. Estos anuncios
o enlaces patrocinados no sólo aparecen en Google, sino también en cualquier
25
C
ARBAJO
C
ASCÓN
, F
ERNANDO
.
op. cit.,
p. 322.
26
Idem.
27
Sentencia Google France
S
.
A
.
R
.
L
., Google Inc. v…., apartados 25 y 26.
28
Idem.
29
R
IBAS
, J
AVIER
. “Neutralidad de los servicios de publicidad en buscadores de Internet”, en
Diario La Ley,
año
XXX
, No.
7304, Sección Tribuna, 16 de de diciembre de 2009 (
LA
LEY
2035/2009).
30
Idem.
174
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
sitio Web que ceda espacio para la publicación de anuncios por Google. En ese
caso, la publicidad sigue siendo contextual, es decir, los anuncios, que aparecen
en la sección delimitada para ello, están automáticamente relacionados con los
temas tratados en esa página. De esta manera, si en la página se habla de una
determinada ciudad, los anuncios se referirán probablemente a ofertas turísticas
para esa ciudad. Debe tenerse en cuenta que los propietarios de las páginas Web
que alojan anuncios de
Adwords
obtienen un porcentaje de los ingresos obte-
nidos a través de los clics de los usuarios en dichos anuncios.
31
La publicidad contextual es una modalidad de alta segmentación que se
considera poco intrusiva, pues se dirige a un público que se sabe, de antemano,
está interesado en un producto o servicio determinado.
32
Sin embargo, este tipo
de publicidad representa uno de los muchos problemas que tienen los titulares
de marcas en el entorno digital, pues desde la perspectiva del derecho de marcas,
numerosos operadores económicos cuestionan la legalidad de la publicidad en
los motores de búsqueda en Internet utilizando determinadas palabras clave.
4. Caso “Interf ora Inc. y Marks & Spencer”
33
A
)
Litigio principal
La red de
Interf ora Inc. e Interf ora British Unit
(en adelante, conjuntamente
InterF ora) la forman F oristas independientes a quienes los clientes pueden hacer
pedidos en persona o por teléfono. Dispone también de sitios Web que permiten
que los pedidos se lleven a cabo vía Internet, para ser atendidos por el InterF ora
más cercano al lugar en que deban entregarse las F ores.
34
“InterF ora” es una marca nacional en el Reino Unido, y también una marca
comunitaria con renombre en el mismo país y en otros Estados miembros de la
Unión Europea en el ámbito del servicio de envío de F ores.
35
31
En un servicio de publicidad convencional se realiza una serie de acciones que no se producen en el servicio de
Adwords.
Las principales diferencias radican en los siguientes elementos:
a)
nivel de conocimiento de la campaña y
de los contenidos;
b)
nivel de participación en el diseño de los elementos creativos;
c)
libertad del anunciante para
seleccionar el lugar en el que aparecerán sus anuncios;
d)
libertad del anunciante para determinar el tamaño de sus
anuncios;
e)
tiempo de preparación y lanzamiento de la campaña;
f)
venta de servicios de publicidad
versus
venta
de espacio publicitario;
g)
atención personal
versus
plataforma de autoservicio.
Idem.
32
S
AUNDERS
, K. M. “Confusion is the Key: a Trademark Law Analysis of Keyword Banner Advertising”, en 71
Fordham
Law Review,
2002, p. 543.
33
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Primera) del 22 de septiembre de 2011. Asunto
C
-323/09, InterF
ora Inc.,
InterF
ora British Unit y Marks & Spencer pic, ±lowers Direct Online Ltd (en adelante, “InterF
ora y
M
&
S
”).
34
Sentencia “InterF
ora y
M
&
S
”, apartados 14 y 15.
35
Ibidem
,
apartado 16.
175
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
Por otra parte,
Marks & Spencer
(en adelante,
M
&
S
) es uno de los principales
minoristas del Reino Unido que vende al por menor una amplia gama de pro-
ductos, y presta servicios a través de su red de tiendas y de su sitio Web
www.
marksandspencer.com
. Una de sus actividades es la venta de envío de f ores,
pero no Forma parte de la red de Interf ora.
36
M
&
S
seleccionó como palabras clave la palabra “Interf ora”, así como las va-
riantes derivadas de esa palabra con “errores leves” y expresiones que contienen
la palabra “Interf ora” (tales como “Interf ora ±lowers”, “Interf ora Delivery”, “In-
terf ora.com”, “Interf ora.co.uk”, etcétera). En consecuencia, cuando los usuarios
introducían la palabra “Interf ora” o alguna de aquellas variantes o expresiones
como término de búsqueda en el motor de búsqueda de Google, aparecía un
anuncio de
M
&
S
bajo la rúbrica “enlaces patrocinados”.
37
Por ello, Interf ora interpuso contra
M
&
S
un recurso por vulneración de dere-
chos de sus derechos de marca ante la
High Court of Justice (England & Wales)
,
Chancery Division
que decidió suspender el procedimiento relativo al recurso
interpuesto, y plantea lo siguiente al
TJUE
:
B
)
Cuestiones prejudiciales
1) Cuando un comerciante que es competidor del titular de una marca re-
gistrada, y que a través de su sitio Web vende productos y presta servicios
idénticos a los protegidos por la marca:
—
Selecciona como palabra clave un signo que es idéntico […] a la marca
para un servicio de enlaces patrocinados del operador de un motor de
búsqueda;
—
Designa el signo como palabra clave;
—
Vincula el signo al
URL
de su sitio Web;
—
±ija el coste por clic que pagará en relación con dicha palabra clave;
—
Programa el momento en que aparecerá el enlace patrocinado, y
—
Utiliza el signo en la correspondencia comercial relativa a la Facturación
y al pago de las tariFas o la gestión de su cuenta con el operador del
motor de búsqueda, sin que el propio enlace patrocinado incluya el
signo ni un signo similar.
¿Constituye alguno de estos actos, o todos ellos, un “uso” del signo
por el competidor en el sentido del artículo 5, apartado 1, inciso
a
, de la
36
Ibidem
, apartado 17.
37
Ibidem
, apartado 18.
176
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
Directiva 89/104/
CEE
del Consejo, del 21 de diciembre de 1988, prime-
ra directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados
miembros en materia de marcas (en adelante, artículo 5, apartado 1, inciso
a
, de la Directiva 89/104) y del artículo 9, apartado 1, inciso
a
, del Regla-
mento No. 40/94 del Consejo, del 20 de diciembre de 1993, sobre la marca
comunitaria (en adelante, artículo 9, apartado 1, inciso
a
, del Reglamento
No. 40/94)?
2) ¿Es dicho uso “para” productos y servicios idénticos a aquéllos para los que
la marca esté registrada, en el sentido del artículo 5, apartado 1, inciso
a
,
de la Directiva 89/104 y del artículo 9, apartado 1, inciso
a
, del Reglamento
No. 40/94?
3) ¿Está dicho uso comprendido en el ámbito de aplicación de una o de am-
bas de las disposiciones siguientes:
a)
el artículo 5, apartado 1, inciso
a
,
de la Directiva 89/104 y el artículo 9, apartado 1, inciso
a
, del Reglamento
No. 40/94, y/o
b)
[…] el artículo 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y el
artículo 9, apartado 1, inciso
c
, de Reglamento No. 40/94?
4) ¿Afecta de algún modo a la respuesta a la tercera cuestión el hecho de que:
a)
la presentación del enlace patrocinado del competidor en respuesta a
una búsqueda realizada por un usuario mediante el signo de que se trata
pueda dar lugar a que parte del público crea que el competidor es miembro
de la red comercial del titular de la marca cuando no lo es, o
b)
el operador
del motor de búsqueda no permita a los titulares de marcas en el corres-
pondiente Estado miembro […] prohibir que los terceros seleccionen como
palabras clave signos idénticos a sus marcas?
38
C
)
Sentencia
En respuesta a estas cuestiones prejudiciales, el
TJUE
declaró que:
1) Los artículos 5, apartado 1, inciso
a
, de la Directiva 89/104 y 9, apartado
1, inciso
a
, del Reglamento (
CE
) No. 40/94 sobre la marca comunitaria,
deben interpretarse en el sentido de que el titular de una marca está fa-
cultado para prohibir que un competidor haga publicidad (a partir de una
Keyword
idéntica a esa marca que el competidor seleccionó en el marco de
un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del titular)
de productos o servicios idénticos a aquéllos para los que la marca esté
38
Ibidem
, apartado 21.
177
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
registrada, cuando dicho uso pueda menoscabar una de las funciones de
la marca. Este uso:
—
Menoscaba la función de indicación de origen de la marca cuando la
publicidad mostrada a partir de la palabra clave no permite o permite
difícilmente al consumidor normalmente informado y razonablemente
atento determinar si los productos o servicios designados por el anuncio
proceden del titular de la marca o de una empresa vinculada económi-
camente a éste, o si, por el contrario, proceden de un tercero;
—
En el marco de un servicio de referenciación de las características del
que se trata en el litigio principal, no menoscaba la función publicitaria
de la marca, y
—
Menoscaba la función de inversión de la marca si supone un obstáculo
esencial para que dicho titular emplee su marca para adquirir o con-
servar una reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse
una clientela F el.
2) Los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9 apartado 1, inciso
c
, del Reglamento No. 40/94 deben interpretarse en el sentido de que el
titular de una marca de renombre está facultado para prohibir que un
competidor haga publicidad a partir de una palabra clave correspondiente
a dicha marca que el mencionado competidor seleccionó en el marco de
un servicio de referenciación en Internet sin el consentimiento del citado
titular, cuando de ese modo el competidor obtiene indebidamente prove-
cho del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca (parasitismo), o
cuando dicha publicidad menoscaba su carácter distintivo (dilución) o su
notoriedad (difuminación).
En particular, una publicidad realizada a partir de esa palabra clave
menoscaba el carácter distintivo de la marca de renombre (dilución), si
contribuye a que dicha marca se desnaturalice transformándose en un
término genérico.
En cambio, el titular de una marca de renombre no está facultado
para prohibir, concretamente, publicidad mostrada por sus competidores
a partir de palabras clave correspondientes a dicha marca y que proponga
una alternativa frente a los productos o a los servicios del titular de dicha
marca, sin causar una dilución o una difuminación y sin menoscabar por
lo demás las funciones de la mencionada marca de renombre.
178
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
5. Comentarios
El problema jurídico que rodea a los casos de
Keywords Advertising
planteados
ante este
TJUE
reside fundamentalmente en que las palabras clave seleccionadas
por los usuarios del sistema coinciden con signos distintivos protegidos.
39
Como se desprende de la sentencia arriba mencionada, el Tribunal propor-
ciona una sola respuesta a las cuestiones primera, segunda y tercera, inciso
a
.
Siendo así las cosas, procede a pronunciarse acerca de la interpretación de los
artículos 5, apartado 1, inciso
a
, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso
a
,
del Reglamento No. 40/94, disposiciones sobre la cuales ya se había pronunciado
en los casos “Google France y Google” y “BergSpechte”.
40
Por lo anterior, al igual que señaló en las sentencias mencionadas, el Tribunal
consideró que el uso de una marca como
Keyword Advertising
constituía un uso
en el trá± co económico, por lo que en el caso de “Inter² ora y
M
&
S
”, donde
M
&
S
utiliza como palabra clave, concretamente para su servicio de envío de ² ores,
el signo “Inter² ora”, que es idéntico a la marca comunitaria “Inter² ora”, regis-
trada justamente para ese mismo servicio,
41
el titular de la marca está facultado
para prohibir esta utilización si puede menoscabar alguna de las funciones de
la marca.
42
Igualmente, el
TJUE
tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre las pautas que
puede seguir el órgano jurisdiccional que se trate, respecto al menoscabo de
algunas funciones de la marca como la de indicación del origen (que dependerá
particularmente del modo en que se presente el anuncio)
43
y la función publici-
taria (donde considera que el uso de un signo idéntico a una marca ajena en el
marco de un servicio, como el de
AdWords
, no puede menoscabar esta función
de la marca).
44
En lo referente a la función publicitaria, el profesor Carbajo considera que se
trata de un argumento confuso y endeble, al menos por lo que se re± ere a las
marcas notorias y renombradas, en las que se potencia la función publicitaria,
resultando relativamente fácil en estos casos apreciar una infracción de dicha
función en la medida en que los anunciantes mediante enlaces patrocinados se
estarán aprovechando del poder publicitario asociado a esas marcas notorias y
39
C
ARBAJO
C
ASCÓN
, F
ERNANDO
,
op. cit.,
p. 322.
40
“Google y Google France”, apartados 49 a 52, y “BergSpechte”, apartado 18.
41
“Interf
ora y Marks& Spencer”, apartado 33.
42
“Interf
ora y
M
&
S
”, apartado 34. En el mismo sentido, “Google…”, apartado 39; “BergSpechte…”, apartado 21 y
“Portakabin…”, apartado 29.
43
“Interf
ora y
M
&
S
”, apartados 44-53.
44
Ibidem,
apartados 54-59.
179
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
renombradas a través de la selección y reserva de palabras clave coincidentes
con ellas para mostrar enlaces promocionales a productos iguales o similares,
al tiempo que estarían perjudicando el carácter distintivo y la notoriedad o re-
nombre de la marca, obstaculizando su posición competitiva en el mercado de
la publicidad en línea.
45
La aportación del Tribunal en este caso de “Interf ora y
M
&
S
” es la inclusión,
como Función de la marca, la de “inversión”, que es aquella, como señala el
Tribunal, que puede ser empleada por su titular para adquirir o conservar una
reputación que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela ± el.
Señala que la diFerencia que existe entre esta Función de inversión con la Función
publicitaria radica en el hecho de que la adquisición y conservación de cierta
reputación no sólo se lleva a cabo a través de la publicidad, sino también por
medio de diversas técnicas comerciales.
46
En este punto observamos que el Tribunal no explica cuáles son esas otras
técnicas comerciales. No obstante, indica que en caso de que la marca ya goce
de esa reputación, la Función de inversión de la marca suFriría un menoscabo
cuando el uso por el tercero de un signo idéntico a dicha marca para productos o
servicios idénticos aFecte a esa reputación y ponga en peligro su mantenimiento,
por lo que el órgano jurisdiccional inglés debe tener en cuenta estas conside-
raciones para comprobar si el uso del signo idéntico a la marca “Interf ora” por
parte de
M
&
S
supone un peligro para que Interf ora mantenga una reputación
que permita atraer a los consumidores y ganarse una clientela ± el. En este caso
el titular de una marca debe oponerse a este uso en virtud del derecho exclusivo
conFerido por la marca.
47
Otra novedad en el tratamiento jurídico de las
Keywords Advertising
por
parte del
TJUE
lo encontramos en lo tocante al alcance de la protección conFerida
a los titulares de marcas de renombre,
48
que introduce en el caso “Interf ora y
M
&
S
” dos elementos que habrán de tomarse en cuenta para conocer en qué cir-
cunstancias procede considerar que un anunciante que haga aparecer un vínculo
promocional hacia su sitio Web a partir de un signo idéntico a una marca de
45
C
ARBAJO
C
ASCÓN
, F
ERNANDO
.
op. cit
., p. 332.
46
“Interf
ora…”,
cit
., apartados 60 y 61.
47
Ibidem
, apartado 62.
48
El Tribunal ya se había pronunciado respecto a las marcas renombradas en el caso “Google France y Google”, don-
de señala que el prestador de un servicio de re±erenciación en Internet que almacena como palabra clave un signo
idéntico a una marca de renombre y organiza la presentación en pantalla de anuncios a partir de tal signo no hace
uso de dicho signo en el sentido de los artículos 5, apartado 2, de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso
c
, del
Reglamento No. 40/94. Véase ”Google France y Google”, apartado 105. Sin embargo, el uso del signo como palabra
clave por el anunciante (y no por el prestador de servicio) sí se considera una utilización que puede prohibir el titular
de la marca, por lo que se entiende que en el caso de una marca de renombre también se estarían in±ringiendo los
derechos de marca.
180
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
renombre que ha seleccionado sin el consentimiento del titular de esta marca en
el marco de un servicio de referenciación en Internet es un uso que menoscaba el
carácter distintivo o notoriedad de la marca, o se aprovecha indebidamente de
ese carácter distintivo o notoriedad de la marca.
49
Estos dos elementos son la
dilución de la marca y el parasitismo:
a) La dilución o debilitamiento de la marca consiste en la disminución de
la capacidad distintiva de una marca notoria para distinguir productos o
servicios, sin importar la presencia o ausencia de: 1) competencia entre
el propietario de una marca notoriamente conocida y otros terceros, y 2)
probabilidad de confusión, error o engaño.
50
Obsérvese aquí que el Tribunal aplica la teoría de la dilución a las
marcas de renombre, y resalta además la diferencia entre la dilución y la
“difuminación” de la marca, diciendo que esta última se trata del perjuicio
causado a la notoriedad de la marca y que ésta tiene lugar cuando los pro-
ductos o servicios respecto de los cuales los terceros usan el signo idéntico
o similar producen tal impresión en el público que resulta mermado el
poder de atracción de la marca.
51
En este orden de ideas, el uso por parte de
M
&
S
del término “InterF ora”
en el marco de un servicio de referenciación puede llevar a los usuarios a
creer que dicho término no es una marca que designa el servicio de envío
de F ores proporcionado por los F oristas de la red de InterF ora, sino que
constituye un término genérico para cualquier servicio de envío de F ores,
52
lo que conllevaría a la vulgarización de la marca. Sin embargo, el Tribunal
destaca un criterio a tomar en cuenta para desentrañar si existe o no una
dilución de la marca, y es el del “internauta normalmente informado y
razonablemente atento”.
El
TJUE
señala, en este caso, que si bien el uso por un tercero en el trá± -
co económico de un signo idéntico o similar a una marca de renombre re-
duce la capacidad distintiva de ésta, la elección como
Keyword
de un signo
idéntico o similar a una marca de renombre en el marco de un servicio de
referenciación en Internet no contribuye necesariamente a esa evolución,
53
49
Ibidem
, apartado 75.
50
La legislación estadounidense se llevó casi un siglo para asentar la teoría de la dilución en el régimen jurídico
marcario. Frank Schechter fue el primero en exponer su visión en su famoso estudio nombrado “The Rational Basis of
Trademark Protection”. Vase S
CHECHTER
, F
RANK
I. “The Rational Basis of Trademark Protection”, en 40
Harv. L. Rev.
, 1926-
1927, pp. 813-833. Igualmente, véase G
ARZA
V
ITE
, J
UAN
Á
NGEL
. “La dilución marcaria”, en
Saber más. www.mipatente.
com.
51
“Inter±
ora y Marks & Spencer”, apartado 73.
52
Ibidem
,
apartado 78
53
Ibidem
,
apartado 80.
181
EL TRATAMIENTO JURÍDICO DE LAS KEYWORDS ADVERTISING.
..
pues si la publicidad generada por el uso de “Interf ora” por parte de
M
&
S
permite que un “usuario normalmente inFormado y razonablemente aten-
to” capte que el servicio prestado por
M
&
S
es independiente del servicio
Interf ora, ésta no podrá invocar que dicho uso ha contribuido a que dicha
marca se desnaturalice transFormándose en un término genérico.
En resumen, existirá dilución de marca si la elección como
Keyword
de
una marca de renombre tiene un impacto tal sobre el mercado de los servi-
cios sobre los que se distingue dicha marca, que origina una modi± cación
en la mente del consumidor que desvirtúa el carácter distintivo de la marca,
desencadenando la vulgarización del signo.
b) El “parasitismo”, el
TJUE
lo de± ne como el provecho obtenido indebida-
mente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca. Esta noción
no se vincula al perjuicio suFrido por la marca, sino a la ventaja obtenida
por el tercero del uso del signo idéntico o similar a la marca. Es importante
señalar que dicho concepto no incluye, en particular, los casos en los que,
gracias a una transFerencia de la imagen de la marca o de las características
proyectadas por ésta hacia los productos designados por el signo idéntico
o similar, existe una explotación mani± esta de la marca de renombre.
54
Respecto a lo anterior, el Tribunal se basa en el criterio de “justa cau-
sa”, pues si de las características de la elección como
Keyword
en Internet
de los signos correspondientes a marcas de renombre ajenas resulta que,
cuando no haya “justa causa” en el sentido de los artículos 5, apartado 2
de la Directiva 89/104 y 9, apartado 1, inciso
c
, del Reglamento No. 40/94,
esta elección ha de analizarse como un uso para el cual el anunciante se
sitúa en la estela de una marca de renombre con el ± n de bene± ciarse de
su poder de atracción, de su reputación y de su prestigio, así como de ex-
plotar el esFuerzo comercial realizado por el titular de la marca para crear y
mantener la imagen de ésta sin oFrecer a cambio compensación económica
alguna y sin hacer ningún tipo de esFuerzo a estos eFectos.
55
Por otra parte, como última observación a la sentencia que nos ocupa, y
al margen de las valoraciones que puedan hacerse respecto a la protección
reForzada de la que gozan las marcas notorias y renombradas, y las posibles
inFracciones que a luz de la legislación relativa a la competencia desleal
podamos desentrañar del presente caso, es de llamar nuestra atención el
silencio que guarda el
TJUE
respecto a la utilización de aquellas palabras
clave que son variantes o derivan de “errores leves” de la marca “Interf ora”.
54
Ibidem
, apartado 74.
55
Ibidem
, apartado 89.
182
MÓNICA LASTIRI SANTIAGO
No dudamos que sean extensibles algunas de las ref exiones esgrimidas
por el Tribunal, pero a nuestro modo de ver hubiera sido interesante que
analizara dicha cuestión.
6. Conclusiones
Debemos tener presente que la Directiva y el Reglamento que se analizan en los
casos de
Keyword Advertising
Fueron redactados antes de la eclosión del co-
mercio electrónico y de la publicidad
online
, por lo que “se hace necesario una
adaptación de posibles usos inFractores a la nueva realidad tecnológica”.
56
Sin
embargo, no debemos olvidar que limitar la utilización de las
Keywords
como
medio publicitario podría tener una enorme repercusión en el desarrollo de Inter-
net como escenario de la sociedad de la inFormación y del comercio electrónico.
Creemos que debemos tener presente el alcance del derecho de exclusivo que
se otorga al titular de la marca sin mermar los derechos de los usuarios en el
entorno digital.
Al respecto, hubiera sido provechoso que el Tribunal hubiera explicado más
detenidamente la diFerencia que establece entre la Función publicitaria y Función
de inversión de la marca, así como otras cuestiones que hemos mencionado. No
obstante, consideramos Fue cauteloso enumerando claramente los criterios a
tener en cuenta, en su caso, por el órgano jurisdiccional inglés.
Igualmente, aunque las decisiones pronunciadas por el
TJUE
en materia de
Key-
word Advertising
no responden a todas las cuestiones que se pueden plantear
en torno a la Directiva y el Reglamento analizados en este caso, las valoraciones
expuestas prestan una mayor certeza en temas donde se vean involucrados los
motores de búsqueda, titulares de marca y anunciantes de la Unión Europea. Las
sentencias del
TJUE
constituyen ya parte de una jurisprudencia en materia de este
tipo de publicidad en Internet.
56
Véase C
ARBAJO
C
ASCÓN
, F
ERNANDO
.
op. cit.
, p. 331.